• 您的专利权，真能起到保护作用吗？

• [主题围绕以下三个方面讲解 ]

• 一、专利基本知识回顾

• 二、专利侵权案例分析

• 三、知识产权战略实务

 

[专利知识回顾]

围绕以下两个问题讲解 ：为什么要拥有专利？ 什么是专利？

为什么拥有专利？

       为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。——《中华人民共和国专利法》第一条

       我们再来看一下拥有了专利以后我们可做什么事情，首先就是刚才我们讲的，专利的本源作用——保护市场独占地位，有了专利后，如果发现侵权产品可以采取措施维护市场独占地位，不让竞争对手进来分羹。再者就是国家对创新取得的专利的政策鼓励，比如科技基金、招投标、品牌建设、定价、投融资等等等，都要有专利作为基础，反过来讲，如果想获得这些政策的支持或者说享受这些政策，市场主体需要专利。

       什么是专利？

• 发明

• 对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

• 实用

• 新型

• 对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

• 外观

• 设计

• 对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

 

 

      1867年11月24日美国人约瑟夫·格利登发明的有刺铁丝网获得专利权。

      为什么能获得专利权？

      技术问题：美国西部早期很多牧场草地都有了归属，但是由于条件局限，很难划清界线，过度放牧；

      技术方案：有刺铁丝网；  

      有益效果：以低廉的成本，将牧场主之间牧场的产权界限划分的清清楚楚，产权明确，不会在自己的土地上超负荷放牧，或进行掠夺性开发，他们努力保持土地肥力，畜牧业也就得到持续发展。

    逻辑主线：

• 现有技术中存在问题 

• 技术方案解决了该问题 

• 取得有益效果

专利申请流程

 

• 有专利，高枕无忧乎？

• [案情] 

• 甲公司于2012年1月7日获得专利名称为“儿童电动车”的外观设计专利权（以下简称：涉案专利），同年11月15日、11月19日、11月26日，甲公司在山东省临沂市、河南省商丘市、郑州市分别购买儿童电动车一辆，并取得相应的购货单据等，上述行为均由公证处进行了证据保全，并对所购商品进行了拍照、封存。涉案三辆儿童电动车不仅车身上有乙公司的名称、地址、注册商标，在涉案产品的外包装上也标注了乙公司的上述信息。故甲公司将乙公司以侵犯其外观设计专利权为由诉至某中级人民法院。

• 甲公司诉求：涉案产品与涉案专利图片完全一致，故乙公司生产、销售涉案产品侵犯了甲公司的合法权益，请求法院判令乙公司停止侵权，赔偿经济损失30万元。

• 乙公司辩称：我公司拥有自己的外观设计专利权（以下简称：抗辩专利），涉案产品都是依据抗辩专利图片生产的，不侵犯甲方的外观设计专利权，请求法院判令驳回甲方的诉讼请求。

• 某中级人民法院认为：原告的“儿童电动车”是经国家知识产权局授权的外观设计专利，且原告能提供该专利的专利登记簿副本证明其法律状态持续有效，应受法律保护。根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”

• 判决：一、乙公司立即停止生产、销售侵害甲公司 “儿童电动车”外观设计专利的产品的行为；二、本判决生效之日起10日内，乙公司赔偿甲公司经济损失人民币10万元（含甲公司为制止侵权行为所支付的合理开支）。

• [焦点] 

• 一、国家知识产权局为何会对相同或相似的外观设计都授予专利权？

• 二、法院为何没有支持被告以自有外观设计专利权进行抗辩？

• 三、原告的经济损失如何计算?

• 四、本案对市场竞争主体有哪些启示？

 

一、国家知识产权局为何会对相同或相似的外观设计都授予专利权

    《专利法》第四十条规定：“实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。”

  我国对实用新型和外观设计专利申请采取的是形式审查制度，也称登记制度，即只要专利行政部门经过初步审查，认为该申请手续完备且符合法律规定的形式，就授予专利权。采取形式审查制度，主要是因为实用新型和外观设计的内容较为简单，只作形式审查可以加快审批速度，使这些实用技术尽快为社会所利用，充分发挥专利制度的作用。对于不符合专利法规定的取得专利权的实质条件而取得了专利权的实用新型和外观设计，可以通过以后的无效申请和宣告程序宣告其无效。

    因此，我国对外观设计专利申请实行初步审查制度，在初步审查过程中，审查员会针对申请文件中的形式问题进行审查，进而发出补正通知书，而不会对该外观设计是否具有新颖性、创造性等实质问题进行审查。在这种情况下，就有可能造成相同或相似的外观设计分别被国家知识产权局授予专利权。

二、法院为何没有支持被告以自有外观设计专利权进行抗辩？

   《专利法》第二十三条规定：“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”

    最高人民法院《在专利侵权诉讼中能否直接裁判涉案专利属于从属专利或者重复授权专利问题的复函》中规定：“根据专利法规定的先申请原则，应当依法保护申请在先的专利。不论被控侵权物是否具有专利，只要原告的专利是在先申请的，则应根据被控侵权物的技术特征是否完全覆盖原告的专利权保护范围，判定被告是否构成专利侵权。在进行技术对比判定时，应当以申请在先的原告专利的权利要求记载的全部必要技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比。被控侵权物包含了权利要求记载的全部技术特征的，或者被控侵权物的个别或某些技术特征虽然与权利要求记载的相应技术特征不相同，但依据等同原则属于与权利要求记载的技术特征相等同的技术特征的，人民法院应当认定被控侵权物落入专利权保护范围，被告构成专利侵权。”

    就本案而言，涉案专利的申请日为2012年1月7日，抗辩专利的申请日为2012年6月6日。涉案专利的申请日早于抗辩专利，显然是在先申请，是抗辩专利申请日以前已经取得的合法权利，应依法予以保护，应根据被控侵权产品的技术特征是否完全覆盖了涉案专利的保护范围，判定乙公司生产、销售的被控侵权产品是否构成专利侵权，而不必考虑抗辩专利的存在。

    法释〔2016〕1号最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（2016年1月25日最高人民法院审判委员会第1676次会议通过，自2016年4月1日起施行）第二十三条  被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持。

    就本案而言，涉案专利的申请日为2012年1月7日，抗辩专利的申请日为2012年6月6日。涉案专利的申请日早于抗辩专利，显然是在先申请，是抗辩专利申请日以前已经取得的合法权利，应依法予以保护，应根据被控侵权产品的技术特征是否完全覆盖了涉案专利的保护范围，判定乙公司生产、销售的被控侵权产品是否构成专利侵权，而不必考虑抗辩专利的存在。

三、甲公司的经济损失如何计算（《专利法》第六十五条）?

    《专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”

    本案中，虽然甲公司主张30万元的经济损失，但甲公司未能提供30万元经济损失的具体计算依据，另外，乙公司因侵权所获得的利益以及专利许可使用费都无法确定，法院根据涉案专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，并考虑专利权人甲公司为维护合法权益、制止侵权行为所支出的合理费用，酌定乙公司赔偿甲公司10万元人民币

    最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）      第二十七条 权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

四、本案对市场竞争主体有哪些启示？

•       美国有一位管理大师曾经说过，要么拥有专利，要么迎接死亡。

• 何出此言？

•       因为专利给天才之火添加了利益之油（亚伯拉罕•林肯）。

•       因为世界未来的竞争，就是知识产权的竞争（温家宝）。

• 本案，可窥见一斑。

•        首先，从原告甲公司的角度而言，作为市场竞争主体，甲公司将自己的创新成果及时的申请了专利，在激烈变化、严峻挑战的市场竞争环境中，取得了主动权，一旦发现有竞争对手出现，就可以以侵犯专利权为由，阻止其进入市场分羹，从而可以维护自己的市场独占地位。

•         其次，从被告乙公司的角度而言，其虽然也拥有专利，但由于与在先合法取得的权利相冲突，而不能形成抗辩的效力，承担了败诉后果。体现出了乙公司缺乏知识产权战略的总体规划，我认为至少存在以下问题：

• （1）情报分析欠缺

•         在做出新设计或新产品立项之前，未对竞争对手的研发信息进行收集与分析，也未对竞争对手所申请的专利信息进行检索与跟踪、预警，致使重复设计或立项、重复申请专利。

• （2）专利运用欠缺

•         诉讼中，如果被告乙公司熟悉专利法律法规，能够运用专利相关制度，便可以较早的预知以自有专利权进行抗辩所能得到的法律后果，进而舍弃这一策略而谋求其他策略，不至于获得败诉的结果。

    先用权之抗辩

    《专利法》第六十九条规定，“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；”据此，乙公司可以提供相关证据主张其具有先用权。

    现有技术（设计）之抗辩  

    《专利法》第六十二条规定“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”现有技术（设计），是指申请日以前在国内外为公众所知的技术（设计）。

    专利权无效宣告   

    《专利法》第四十五条、第四十七条，最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条。据此，乙公司可以在答辩期内请求宣告涉案专利无效，化被动为主动，通过釜底抽薪的方式以解除对自己的诉讼枷锁，消除市场障碍。

• 总之，作为市场竞争主体，为实现对创新成果的保护，赢得市场优势地位，一定要对知识产权进行总体规划，包括但不限于以下几点：

• （1）公司在产品、技术开发立项之前，必须进行专利文献的检索与分析，避免重复研究与侵权，同时运用专利制度的规则，提出能获得最大市场利益的有关技术路线和技术解决方案的建议；并在研究开发过程中及完成后，要定期进行必要的跟踪检索。

（2）研发过程和生产活动中，及时进行研发成果检索评估，及时对涉及产品与工艺方法的技术改进和创新进行评估，明确保护方式（专利保护、商业秘密保护等），并及时采取相应措施。

（3）在产品销售前，对产品的知识产权情况进行分析，避免侵犯他人知识产权。

（4）在产品宣传、销售、会展等商业活动前，进行知识产权情况检索分析，制定知识产权保护与知识产权风险规避预案。

（5）产品投入市场后，建立产品销售市场监控机制。通过市场销售网络和营销队伍监控同类产品的市场投放情况；通过产品信息发布会、展览会、各类媒体广告、网络等多种途径收集同类产品来源信息。

• 本案无论是从原告的角度而言，还是从被告的角度而言，其各自的做法或采取的措施都对市场竞争主体具有警示作用和现实的指导意义。

• [知识产权战略]

• 一、如何挖掘出具有高价值的技术？

• 

• 近几年来，随着企业对专利质量重视程度的不断提升，“高价值专利”也逐渐地热了起来，关于什么是“高价值专利”的讨论层出不穷，其中对于“高价值专利”的解释大多是从不同的角度提出各自的看法。我想从知识产权服务机构的角度出发，着重讨论一下在专利挖掘、专利布局和专利撰写过程中，“高价值专利”的具体产出过程。

• 通常认为，“高价值专利”至少包含技术价值、法律价值和市场价值三个维度，而这三个维度和“高价值专利”的产出过程密切相关，对专利的价值高低起到了决定性的作用。

• 无论是否是“高价值专利”，它们都是以解决技术问题为基础的，这体现了专利的本质特征。专利所要保护的就是能够解决技术问题的技术方案，所以在产出“高价值专利”过程中，一项具有价值的技术是必不可少的。那么，在专利挖掘过程中，如何识别出具有价值的技术，可以从以下三个方面考虑。

• 1、确定与最接近的现有技术具有区别的技术    

• 2、确定选择能够突显产品性能优势的技术

• 3、明确技术价值的高低与复杂程度无关

1、确定与最接近的现有技术具有区别的技术

与现有技术具有区别的技术才具有技术价值，这是专利法的最低要求，同时也是技术发展的最低要求。在专利挖掘过程中，知识产权服务机构的人员要反复问企业技术人员，“研发技术方案与你所了解的现有技术的区别在哪里”，但是得到的答复却往往不能令人满意，技术人员通常会说，“我的技术整体上和现有技术就不一样”。

因此，为了找到与现有技术具有区别的技术，就需要服务机构的人员帮助技术人员，把研发技术进行分解并层层剥离，找到他们共同认可的与现有技术的区别点，并把包含这些区别点的技术作为“高价值专利”的备选技术。

2、确定选择能够突显产品性能优势的技术

如果一项技术是为了达到相同的技术效果而采用的替代技术，虽然与现有技术具有区别，但在技术效果上并不能让产品的性能优势突显出来，那么这样的技术通常难以获得市场特别认可，从而缺少一定市场价值。

3、明确技术价值的高低与复杂程度无关

虽然专利价值的高低并不完全取决于技术的难易程度和复杂程度，但是“高价值专利”还是应当具备一定的技术含量和技术先进性的，否则既有可能不满足专利法的最低要求，又有可能不能区别于其他专利而突显其价值所在。

二、如何做好专利保护顶层设计？

• 1、确定专利保护的地域范围

• 2、规划专利保护的组合模式

• 虽然大部分企业目前的主要目标市场在国内，但也不能排除企业市场未来有可能向其他国家和地区发展，那么选择好专利保护地区域范围就十分重要。是先否有必要在中国申请专利后，通过PCT途径进入其他国家，这些都需要事先做好规划。

• 就创新项目而言，要对项目进行了创新点的挖掘，针对不同的创新点进行了专利布局，通过纵向、横向的专利形成了专利保护网。通过专利组合可以实现多个“技术点”之间有序的、集团的和阵地化的排布，以网状的、树状的或伞状的形式，覆盖到产品上游的材料和半成品等，以及下游的产品应用和再开发等，从而使得整体上的专利布局规划更具有强大的威慑力。

• 培育“高价值专利”还需要建立服务机构与企业技术人员长期顺畅的沟通机制，以及服务机构内部的质量管理机制、质量监督机制、风险防控机制和价值评估系统等，充分发挥各自的优势，为“高价值专利”的培育创造条件，从而在实际工作中发挥作用，保障“高价值专利”的有效产出。

• 总     结

• 企业知识产权战略是指企业为获取与保持市场竞争优势， 运用知识产权制度进行确权、保护与运用从而谋取最佳经济效益的策略和手段。 

 

李国聪律师

Ø 专利代理人

Ø 北京大学国际药物工程管理硕士

Ø 河北医科大学药物制剂学士

Ø 石家庄市律师协会知识产权专业委员会委员

Ø 中国法学会会员

  电话：18931159083（微信号）